37. 52 Zum Begriff vgl. Groß, Rn. 36, 38. 53 Bernkard, PatG, Rn. 134 zu § 15; Isay, 347; Kohler, S. 508; Lüdecke, GRUR 1952, 211; Schade, S. 31 mit zahlreichen Literaturangaben; Tetzner, Anm. 20 zu § 9; Henn, S. 45ff.; Pagenberg/Beier, S. 236ff.; a.M. Rasch, S. 55 und GRUR 1937, 1. 54 Vgl. KG, 3.9.1938, GRUR 1939, 66; siehe auch RG, 14.5.1935, GRUR 1935, 590, wo die Ausübungspflicht für eine ausschließliche Lizenz, die allerdings auf einen begrenzten Bezirk beschränkt war, verneint wurde; vgl. auch BGH, 17.4.1969, BGHZ 52, 55, 58; OLG Frankfurt a.M., 19.6.1992, BB 1992, Heft 28, IV, wonach der Abnehmer eines Lizenz- und Vertriebsvertrags über Computersoftware eine Haftpflicht (!) verletzt, wenn er die Abnahme der vereinbarten jährlichen Mindestmenge grundlos verweigert; BGH, 20.7.1999, GRUR 2000, 138ff. 55 Schade, S. 39, 40. 56 Zum Begriff vgl. Groß, Rn. 39. 57 Vgl. Bechert, S. 31 (Widerspruch auf S. 18); Groß, GRUR 1951, 369; Rasch, S. 39; Schade, S. 34; etwas abgeschwächt wird diese Auffassung auch von Tetzner, Anm. 20 zu § 9 PatG, vertreten; siehe auch Henn, S. 146f.; Pagenberg/Beier, S. 386ff., Rn. 48; Benkard, PatG, Rn. 135 zu § 15; Bartenbach, Rn. 1899; vgl. auch OLG Frankfurt a.M., 19.11.1992, CR 1994, 156ff. zu Mindestabnahmepflichten bei nichtausschließlichen Softwarevertriebslizenzen. 58 Klauer/Möhring, PatG, Rn. 96 zu § 9; Reimer, PatG, Rn. 55 zu § 9; so inzwischen auch BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 38 = Mitt. 1980, 35 = IIC 11, 503. 59 Schade, S. 43, 44 mit zahlreichen Zitaten. 60 Zustimmend: Bartenbach, Rn. 1900 und Pagenberg/Beier, S. 258ff.; a.A. wohl Henn, S. 147f. und Benkard, PatG, Rn. 135 zu § 15. 61 Vgl. Lüdecke, GRUR 1952, 211; Schade, S. 41f. 62 BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 38, 40; Benkard, PatG, Rn. 135 zu § 15; dies wird auch durch die GVO TT bestätigt, vgl. Art. 2 Abs. 1 Nr. 9, 17; s. Groß, 9. Aufl., Anhang II. 63 KG, 3.9.1938, GRUR 1939, 66, wo ausgeführt wurde, dass sich der Lizenznehmer wegen unterlassener Werbung nicht auf Kapitalmangel berufen kann; so auch Henn, S. 148f. und Benkard, PatG, Rn. 136ff. zu § 15 m.w.N. aus Rechtsprechung und Literatur. 64 Vgl. dazu BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166 m.w.N.; BGHZ, 23.3.1982, 83, 283, 289; Benkard, PatG, Rn. 136ff. zu § 15; Henn, S. 148. 65 Vgl. Schade, S. 91f.; Henn, S. 148; Benkard, PatG, Rn. 138ff. zu § 15 m.w.N. 66 BGH, 11.6.1969, GRUR 1970, 40; BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166; vgl. dazu im Einzelnen unter Rn. 164; siehe auch Henn und Benkard (Fn. 112). 67 Groß, Rn. 191. 68 Vgl. Groß, Rn. 156ff. 69 KG, 3.9.1938, GRUR 1939, 66; siehe auch Henn, S. 148f.; Benkard, PatG, Rn. 147 zu § 15; Pagenberg/Beier, S. 268ff. 70 GRUR 1970, 40. 71 BGH, 11.6.1969, GRUR 1970, 40 mit Anmerkung von Bappert. 72 Schade, S. 74. 73 Zur Werbepflicht s. z.B. Benkard, PatG, Rn. 147 zu § 15. 74 § 326 BGB a.F.; Henn, S. 149f.; vgl. auch OLG Frankfurt a.M., 19.6.1992, BB 1992 Heft 28, IV. 75 Vgl. RG, 14.1.1938, GRUR 1939, 380; Henn, S. 149; Benkard, PatG, Rn. 134ff., 138 zu § 15. 76 § 326 BGB a.F.; Henn und Benkard wie Fn. 75. 77 § 282 BGB a.F.; Henn und Benkard wie Fn. 75. 78 BGH, 17.4.1969, BGHZ 52, 55. 79 BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166; Benkard, PatG, Rn. 138 zu § 15, und Henn, S. 148, der zur Begründung der Beschränkung der Ausübungspflicht durch den Zumutbarkeitsgrundsatz auf den Inhalt der Ausübungspflicht abstellt. 80 BGH, 11.6.1969, GRUR 1970, 40; BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166; Benkard wie Fn. 75, 79. 81 BGH, 11.10.1977, GRUR 1978, 166; Benkard wie Fn. 75, 79. 82 Storch, GRUR 1978, 168; Benkard wie Fn. 75, 79. 83 Bartenbach, Rn. 1912f. m.w.N. 84 Vgl. dazu oben Rn. 23f.
11. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile
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Es ist zweifelhaft, inwieweit der Erwerber von Gegenständen, die durch Sachpatente geschützt sind, bei Beschädigung oder Verschleiß zur Reparatur oder Wiederherstellung berechtigt ist.85 Dies wird man regelmäßig bejahen können, wenn in diesen Handlungen keine Patentverletzung zu sehen ist.
Lindenmaier hat den Versuch gemacht, dieses Problem systematisch zu behandeln. Patentverletzend ist danach u.a.:
– die Neuerstellung in der Gesamtheit,86
– die Neuerstellung selbstständig geschützter Teile,87
– die Neuerstellung nicht selbstständig geschützter Teile, wenn sie spezifisch erfindungsfunktionelle Bedeutung haben.88
Nicht patentverletzend sind alle übrigen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, zum Inbetriebhalten und zur Pflege des geschützten Erzeugnisses einschließlich Ausbesserungen, auch wenn dadurch das normale Lebensalter verlängert wird (anders ist es, wenn die Ausbesserung lediglich eine getarnte Neuherstellung ist), die Herstellung ungeschützter Vorrichtungen, die zusammen mit geschützten in den Verkehr gebracht werden und zur Verwendung der Erfindung erforderlich sind, nicht aber zum Gegenstand der Erfindung gehören.89 Dies bedeutet, dass auch die Ausbesserung erfindungsfunktionell wesentlicher Teile einer geschützten Gesamtvorrichtung insbesondere dann keine Patentverletzung ist, wenn es sich um Verschleißteile handelt, die im Verhältnis zur Gesamtvorrichtung von untergeordneter Bedeutung sind. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof die Instandsetzung einzelner schadhafter Stellen von patentierten Rinnenschüssen durch Schweißarbeiten als nicht patentverletzend angesehen.90 Die Erneuerung wesentlicher Teile, die den Kern der Erfindung bilden, würde jedoch unzulässig sein.91
Für den Lizenzvertrag sind diese Gesichtspunkte insofern von Interesse, als der Lizenznehmer bei Stück- oder Umsatzlizenzen für Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen würden, falls keine Lizenz erteilt wäre, Lizenzgebühren zahlen muss, es sei denn, dass sich aus dem Lizenzvertrag ergibt, dass solche Handlungen gebührenfrei sind. Die von Lindenmaier gegebene Übersicht soll die Lösung der Frage, wann in einer Instandsetzung eine patentverletzende Handlung liegt, erleichtern. Trotzdem ergeben sich zahlreiche Zweifelsfälle, die schwer zu entscheiden sind. Deshalb empfiehlt es sich, in Verträgen, die sich auf Lizenzgegenstände beziehen, bei denen der Ersatz oder die Reparatur wirtschaftlich ins Gewicht fallen kann, ausdrückliche Vereinbarungen darüber zu treffen, welche Handlungen lizenzpflichtig sind und welche nicht, um Zweifelsfälle