von 0,5 % der Auftragssumme unwirksam; OLG München, Schlussurt. v. 14.11.2013, GRUR-RR 2014, 277 – Janosch (Unangemessene Benachteiligung des Lizenznehmers bei Zahlung von Garantiesumme als Vertragsstrafe); BGH, 13.11.2013, Mitt. 2014, 299 – Vertragsstrafen-Klausel; OLG Frankfurt, GRUR-Prax 2014, 316 zur Vertragsstrafenbemessung im Normalfall; Weber, BGH: Landgerichte für alle Vertragsstrafeklagen ausschließlich zuständig, GRUR-Prax 2017, 20; Strauß, GRUR-Prax 2015, 131; Schmitt-Gaedke/Arz, WRP, 2015, 1196 ff.; OLG Frankfurt, 11.12.2018, GRUR-Prax 2019, 418; OLG Frankfurt, 12.2.2019, GRUR 2019, 289 ff. – Google Cache (Vertragsstrafeversprechen eines nicht gewerblich handelnden Verletzers); Metzger, GRUR 2019, 1015 ff.
I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr
1. Bemessung der Lizenzgebühr
a) Allgemeines
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Als Gegenleistung für die Gewährung der Lizenz steht an erster Stelle die Pflicht des Lizenznehmers, eine Lizenzgebühr zu zahlen. Hierüber müssen genaue Vereinbarungen getroffen werden. Beim Abschluss des Lizenzvertrages erhebt sich daher die Frage, wie die Lizenzgebühr zu berechnen ist.
Die Rechtsprechung und die Literatur haben sich mit dieser Frage vor allem in Bezug auf die Arbeitnehmererfindungen beschäftigt, weil der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, wenn er dessen Erfindung in Anspruch nimmt, eine angemessene Vergütung zu zahlen hat. Zu deren Berechnung ging man früher von der Vergütung aus, die für eine freie Erfindung in der Wirtschaft gezahlt wurde. Diese Methode ist auch in den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vorgesehen. Die Bestimmung der Vergütung, die ein freier Erfinder erhalten würde, macht jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Es würde im Rahmen dieser Ausführungen zu weit gehen, dies im Einzelnen zu erörtern. Es darf hierzu vor allem auf die Schrift von Lüdecke „Die Lizenzgebühren für Erfindungen“ verwiesen werden, in der die Problematik eingehend dargestellt ist.1
b) Bewertungsfaktoren
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Es sei hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Festlegung der Lizenzgebühr eine Rolle spielen können. Es sind dies z.B.:
A. Allgemein Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung, die der Lizenznehmer erlangt)
B. Verkaufsobjekt1. Art des Erzeugnisses (einmalige oder wiederkehrende Fertigung, Type)2. Verkaufspreise3. Kalkulation4. Geplante Stückzahl des Erzeugnisses und seiner Teile
C. Fertigung1. Fertigungsreife2. Entwicklungs- und Versuchskosten3. Mögliche Fertigungsart (Einzelfertigung, Serienfertigung)4. Anforderungen an die Fertigung (maschinelle Ausrüstung, Werkzeuge, Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskräfte, Materialbeschaffung)5. Einordnung in das Fertigungsprogramm6. Auftretende Engpässe und sonstige Schwierigkeiten7. Fertigungskosten8. Zusätzlicher Finanzbedarf und seine Deckungsmöglichkeiten9. Fertigungsrisiken10. Auswertung und Untervergabe von Lizenzen
D. Marktsituation1. Marktanteil (nach den in Betracht kommenden Ländern spezifiziert)2. Konkurrenzlagea) Marktstellung des Lizenzgebersb) Mitbewerber (auch künftig mögliche)aa) in Bezug auf das Erzeugnisbb) in Bezug auf die Lizenzc) Konkurrenzerzeugnisse3. Lieferfähigkeit (eigene und fremde)4. Aufnahmefähigkeit des (betreffenden) Marktes; (vorsichtig geschätzte) Umsatzerwartung5. Import/Export im Lande des Lizenznehmers (Zollschutz)6. Entstehende Konkurrenz auf dritten Märkten (drohende Umsatzverluste, Gewinnminderungen)7. Einfluss auf die Ergebnisentwicklung (Gewinne oder Verluste)8. Wie hoch ist das Risiko?9. Gefahr der technischen Überholung
E. Technischer Stand1. Weiterentwicklung im eigenen Unternehmen (Konzentration der Entwicklungsarbeit aus Gründen der Rationalisierung und Sicherheit)2. Weitergabe von Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit (vertragliche Ansprüche)3. Weiterentwicklung in fremden Unternehmen (Rückfluss von Know-how bzw. Verbesserungserfindungen)4. Voraussichtliches Veralten der betreffenden Type (technischer Fortschritt)5. Patentlage6. Patentlizenzen und sonstige Know-how-Verträge7. Spezielle (ungeschützte) Erfahrungen8. Technischer Reifegrad; Automatisierungsgrad9. Produktionsverhältnisse beim Lizenznehmer10. Möglicherweise frei werdende Kapazität
F. Absatzverhältnisse1. Konditionen (auch Garantieleistungen)2. Kundendienst (Service)3. Werbung (einschließlich Unterlagen)4. Verwendung des Namens des Lizenzgebers (Eintragung des Markennamens im Empfängerland; negative Wirkungen bei verminderter Qualität)5. Verkaufsorganisation6. Bindungen des Lizenznehmers hinsichtlich der Belieferung bestimmter Märkte
G. Lizenznehmer1. Nutzen für den Lizenznehmera) eingesparte Kosten; ermäßigte Selbstkosten (z.B. Entwicklungskosten, ausbleibende Fehlentwicklungen, Beratungskosten, Kosten für die Beschaffung von Produktionsmitteln und den Aufbau zusätzlicher Abteilungen)b) größere Umsatzmengec) erhöhte Verkaufserlöse2. Entwicklungsstand des Lizenznehmersa) Ausbildungsniveau des Landes, wirtschaftliche Verhältnisseb) bestehendes Unternehmenaa) mit Fertigung ähnlicher Erzeugnissebb) ohne Fertigung ähnlicher Erzeugnissec) neues Unternehmen3. Finanzielle Stärke des Partners4. Erfahrungen mit Fairness des Lizenznehmers (Vertrauensverhältnis)
H. Entstehungskosten der Erfindung1. Berechenbare Größen (z.B. Kosten aus der Beratung durch Spezialisten des Lizenzgebers, Recherchekosten, Eintragungskosten usw.)2. Schätzwerte3. Vergleichbare (Markt-)Preise für Teile der Erfindung (auch Erfahrungen aus vorangegangenen ähnlichen Fällen)4. Kosten des Firmenzeichens (Werbung für den Firmennamen oder das spezielle Erzeugnis)5. Nutzenentgang beim Lizenznehmer
I. Art der Zusammenarbeit1. Kapitalverhältnisse (Beteiligung)2. Einfluss auf die Geschäftsführung (z.B. Preisbestimmung)3. Rechnungslegung; Büchereinsicht4. Lieferung von Teilen (unter Berücksichtigung der Termine) an den Lizenznehmera) vollständige Lieferung zur Montageb) komplette Teile-Sätzec) Lieferung schwierig zu fertigender Teile (zwecks Qualitätssicherung)d) Normteilee) vitale Teile (mit der Möglichkeit der Umsatzkontrolle)f) Bewertung der Teile5. Lieferung von Unterlagen aus Konstruktion, Fertigung und Montage6. Bereitstellung von speziellem Material und Sondermaschinen7. Lieferung von Werkzeugen, Vorrichtungen, Modellen8. Austausch von Mitarbeiterna) Fertigungsarbeiter (Regelung der Vergütung, auch der Differenzen bei Unterschieden zum heimatlichen Verdienst)b) Spezialistenc) Führungskräfte9. Qualitätskontrolle
J. Sonstige Faktoren1. Zusätzliche Vergabe von Know-how in Unterlagen (z.B. Zeichnungen, umfangreiche textliche Erläuterungen, Abbildungen, Schemata, Pläne)2. Steuerliche Aspekte (z.B.: Was bleibt nach der steuerlichen Belastung von der Lizenzgebühr übrig?)3. Juristische Fragen (z.B. Kündigung des Vertrags, Urheber- und Eigentumsrechte, Weitergabe an Dritte, Rückgabe von Unterlagen, Genehmigungszwang durch ausländische Regierung)4. Kenntnis aller Argumente für den Wert des Know-how5. Ablauf des Patentes (Laufzeit des Vertrages)6. Laufende Hingabe (schrittweise Einbringung) von zusätzlichem Know-how (unvollständiges Know-how kann schlechte Erzeugnisse zur Folge haben)7. Beginn der Wirksamkeit der Lizenz (Auswirkung auf den Ertrag, Anlaufzeit)8. Zahlungsweisea) einmalige Abfindung (ggf. in Raten)b) umsatzabhängige (produktionsabhängige) Vergütungc) Kapitalbeteiligungd) Vergütung der sonstigen Kosten (z.B. für Reisen, Beratung, Steuern auf die Lizenzgebühr)e) sonstige Regelung (z.B. Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, Sonderzahlungen für die Hingabe von Zeichnungen, Entgelt für Know-how)9. Transfer-Möglichkeit (Risiko)10. Mögliche Sicherungen (z.B. Zurückbehalten von Neuentwicklungen, statischen Berechnungen)11. Verhandlungsposition12. Risiko über die Vertragsdauer hinaus13. Politische Einflüsse (z.B. staatliche Einstellung und Vorschriften beim Lizenznehmer)
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Schon aus der Aufzählung der für die Bewertung der Lizenzgebühr erheblichen Faktoren, die keineswegs vollständig ist, lässt sich ersehen, dass eine Berechnung der Lizenzgebühr nach festen Formeln nicht möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Berechnung der einzelnen Faktoren, sondern auch die Festlegung ihres Verhältnisses zueinander erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Lüdecke