Lizenzgebühren durch das Fehlen der Schutzvoraussetzungen der Neuheit, des Fortschritts und der Erfindungshöhe mangels abweichender Parteivereinbarungen so lange nicht berührt, wie das Gebrauchsmuster formell in Geltung steht und von den Mitbewerbern respektiert wird.65
Die Vernichtbarkeit des lizenzierten Schutzrechtes hat daher grundsätzlich keine Wirkung auf den Lizenzvertrag, solange die mit der Lizenz erstrebte Vorzugsstellung gewahrt ist.66
Die insoweit vorliegende Rechtsprechung beruht dabei auf folgender Überlegung: Solange das erteilte Patent noch nicht für nichtig erklärt worden ist, kann der Patentinhaber bzw. der Patentanmelder das ihm gegebene Ausschließlichkeitsrecht gegen jedermann geltend machen und durchsetzen, außer gegen einen Lizenznehmer, dem er die Benutzung der geschützten Erfindung gestattet hat. Weiterhin ist eine Erfindung, solange sie nicht bekannt gemacht worden ist, Dritten – außer dem Lizenznehmer, dem sie bekannt gegeben worden ist – nicht oder jedenfalls nicht ohne Weiteres zugänglich. Ein Dritter, der von der Erfindung Kenntnis erlangt, muss außerdem damit rechnen, Ansprüchen des Anmelders ausgesetzt zu sein. Der Lizenznehmer nimmt mithin, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt oder versagt worden ist, an der durch das bereits entstandene Schutzrecht begründeten Vorzugsstellung gegenüber Wettbewerbern teil und bleibt deshalb grundsätzlich bis dahin auch verpflichtet, die für die Teilnahme an dieser Vorzugsstellung vereinbarten Lizenzgebühren zu bezahlen.67
Diese Verpflichtung des Ausgleichs für die Vorteile der dem Lizenznehmer eingeräumten Monopolstellung bezieht sich im Übrigen nicht nur auf Patente, sondern in gleicher Weise auch auf Gebrauchsmuster.68
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Dieses von der (bisherigen) Rechtsprechung herausgearbeitete Ergebnis ließ sich auch aus der Anwendung der bisherigen allgemeinen Vorschriften über die Unmöglichkeit ableiten. Die Grundlage der herrschenden Meinung, dass der Schutzrechtsbestand die Geschäftsgrundlage bilde und diese so lange erhalten bleibe, wie das ggf. zu Unrecht bestehende Schutzrecht als gültig anerkannt worden sei, weil der Lizenznehmer so lange eine tatsächliche Vorzugsstellung genossen und der Lizenzgeber seine Leistung erbracht habe, erschien nicht unbedingt zwingend. Klauer-Möhring wies zu Recht darauf hin, dass der Geschäftswille der Parteien69 auf der Vorstellung, dass das Schutzrecht keinen Bestand hat, im Falle der Lizenzierung eines Patentes nicht aufbaut, vielmehr der Lizenzgeber eher eine unerbringliche Leistung versprochen hat. Hinzu kam, dass eine Anpassung eines Vertrages auf dem Weg über den Wegfall oder die Änderung der Geschäftsgrundlage nur dann vorgenommen werden konnte, „wenn das Festhalten am unveränderten Vertrag für den Schuldner untragbare, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbare Folgen hätte und ihm deshalb unzumutbar ist“.70
Es bestand daher hier eine gewisse Gefahr, dass ohne ausreichend tragfähige Grundlage Entscheidungen aus dem Gesichtspunkt der Billigkeit gefällt werden, obwohl sich dasselbe Ergebnis auch auf gesetzlicher Grundlage, insbesondere der allgemeinen Vorschriften der §§ 323 ff. BGB a.F., ableiten ließ. Dies zeigten im Übrigen auch sehr deutlich die Ausführungen von Kraßer.71
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Unabhängig von diesen dogmatischen Streitfragen ist allerdings nicht zu übersehen, dass die praktischen Ergebnisse nahezu identisch sind. Auch in der Anwendung der bisherigen Unmöglichkeitsvorschriften wurde bei Vernichtung des Patentes der Vertragspartner von der ihm obliegenden Leistung frei, wenn die Gegenleistung aufgrund eines Umstandes unmöglich wurde, den keiner der Vertragspartner zu vertreten hatte. Eine Nichtigerklärung wird der Lizenzgeber in der Regel jedoch nicht zu vertreten haben.
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Ob im Falle der Nichtigerklärung die Zahlung der Lizenzgebühr verweigert werden konnte, hing davon ab, ob sie eine Gegenleistung für die Zeit vor oder nach der Nichtigerklärung darstellte. Hatten die Parteien fortlaufende Lizenzgebühren vereinbart, so entfiel die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren, soweit diese nach Auflösung des Vertrages aufgrund der Nichtigkeit des Schutzrechtes fällig wurden. Bei Vorliegen besonderer Umstände konnte die Lizenzgebühr schon zu dem Zeitpunkt entfallen, in dem die Vernichtung des Patentes drohte. Die Ansprüche des Lizenzgebers blieben jedoch bestehen, soweit sie vor dieser Zeit fällig wurden.72
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Wurde für die Einräumung einer Lizenz die einmalige Zahlung einer bestimmten Summe (z.B. sog. lump sum) vereinbart, so war in jedem Einzelfall festzustellen, ob der Lizenznehmer nach dem beiderseitigen übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien hinsichtlich dieser Zahlung das Risiko eines Fortfalls des Schutzrechtes zu übernehmen hatte. Ergaben sich hierfür keine besonderen Anhaltspunkte, so konnte man dies verneinen und daher dem Lizenznehmer ein Rückforderungsrecht für einen Betrag einräumen, der zu dem Gesamtbetrag in demselben Verhältnis stand wie die vereinbarte Dauer des Lizenzvertrages zu der Zeit bis zur Auflösung des Vertrages.73
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Hatten die Vertragspartner vereinbart, dass neben fortlaufenden Gebühren eine einmalige Zahlung zu erfolgen hatte, so kam es darauf an, welchen Charakter die einmalige Zahlung nach dem Willen der Parteien haben sollte. Häufig lag in einer derartigen einmaligen Zahlung nur ein Entgelt für die Übergabe von Zeichnungen, Modellen, für die Mitteilung besonderer Erfahrungen bei der Herstellung und dgl. oder auch für die Zurverfügungstellung des Patents überhaupt.74 In diesen Fällen verblieb der ganze Betrag dem Lizenzgeber.
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Hatte die Zahlung dagegen Gebührencharakter, so waren die oben angegebenen Grundsätze für einmalige Zahlungen, neben denen keine fortlaufenden Gebühren entrichtet werden, anzuwenden. Es ergab sich also, dass die allgemeine Berechnung des Rückforderungsanspruchs pro rata temporis zu erfolgen hatte, jedoch kann den besonderen Umständen des Falles etwas anderes zu entnehmen sein. Dies konnte z.B. zutreffen, wenn der Lizenznehmer in den ersten Jahren noch keinen ausreichenden oder nur geringen Gewinn erzielt hatte, weil die Umstellung seines Betriebes, die Anschaffung neuer Maschinen oder die zur Einführung des neuen Artikels erforderliche Werbetätigkeit in dieser Zeit erhöhte Aufwendungen notwendig machten, die Gebühren aber schon im Hinblick auf die Rentabilität in späteren Jahren berechnet wurde. Es konnte aber auch umgekehrt sein, dass gerade zu erwarten war, dass die ersten Jahre besonders gewinnbringend wären, sei es, dass zu befürchten war, dass das Patent durch die Entwicklung entwertet wurde oder dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse änderten. Auch dies war zu berücksichtigen. Dabei kam es jedoch darauf an, was die Parteien bei Vertragsschluss vorausgesetzt hatten. Hatten sich die Verhältnisse entgegen den Erwartungen der Parteien geändert, so hatte dies keinen Einfluss auf die Bemessung der Rückforderungsansprüche.
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Schwierig war die Rechtslage, wenn das Patent nur zum Teil nichtig war. Hier war zu prüfen, inwieweit die Lizenz dadurch beeinträchtigt wurde. Es war z.B. auch denkbar, dass keine Beeinträchtigung des Rechtes des Lizenznehmers erfolgte. Der Anspruch auf die Gebühren blieb dann in vollem Umfang erhalten. Wurde dagegen durch die Teilnichtigkeit die Lizenz in ihrem Wert gemindert, so minderten sich die Gebührenansprüche des Lizenzgebers entsprechend. Trat eine Entwertung in einem Umfang ein, durch den es für den Lizenznehmer unzumutbar wurde, am Vertrag weiter festzuhalten, so stand die teilweise Unmöglichkeit einer völligen Unmöglichkeit gleich.75
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Der Bundesgerichtshof betonte mit Recht, dass in einer Teilnichtigkeit eines Patentes eine erhebliche Beeinträchtigung der Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers liegen kann, weil der Teil des Patentes, der diese Schwäche hat, von anderen zu Wettbewerbshandlungen ausgenutzt werden kann.76 Es hing daher in hohem Maße von den zu treffenden tatsächlichen Feststellungen ab, ob die Teilnichtigkeit des Patentes eine erhebliche Beeinträchtigung der Position des Lizenznehmers bedeutete, so dass die ursprünglich vereinbarten Bedingungen des Lizenzvertrages dementsprechend zu ändern waren. Bei einer Teilvernichtung kam es daher auf den Umfang der Beeinträchtigung des Lizenznehmers an, der je nach Grad der Beeinträchtigung entweder kündigen oder mindern konnte oder voll weiterleisten musste.
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In der Regel konnte dem Lizenzgeber die Haftung für den Schaden, der dem Lizenznehmer durch den Fortfall