in einer späteren Entscheidung hielt das Reichsgericht an dieser Rechtsprechung fest, wenn es auch an die technische Ausführbarkeit keine so hohen Ansprüche stellte, wie dies in dem oben genannten Urteil geschah, wo Gegenstand des Lizenzvertrages ein Entschirrungsapparat war.17 Es wird darauf hingewiesen, dass das Verlangen nach absoluter Zuverlässigkeit sich bei dem Entschirrungsapparat aufgrund des mit dieser Vorrichtung verfolgten Zwecks rechtfertige, um eine sichere Entschirrung zur Abwehr einer drohenden Gefahr zu gewährleisten. Derartige Anforderungen könne man dagegen nicht an einen Taschenschirm stellen.
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In einer weiteren Entscheidung hieß es, dass der Lizenzgeber beim Fehlen besonderer Vereinbarungen für die Fabrikationsreife der Erfindung nicht einzustehen habe.18 Hierin komme die gewagte Natur solcher Verträge zum Ausdruck. Weiter wurde ausgesprochen, dass der Lizenznehmer das mit der Möglichkeit gewinnbringender Verwertung des Schutzrechts verbundene Wagnis trage.
Dieser in der Literatur bereits ausgeführte, allgemein anerkannte Grundsatz wurde auch in zahlreichen anderen höchstrichterlichen Entscheidungen anerkannt.19
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Der Bundesgerichtshof schloss sich der Auffassung des Reichsgerichts an.20 Er führte aus, dass der Lizenzgeber grundsätzlich für die technische Ausführbarkeit der Erfindung hafte, also für einen Mangel derselben, nicht aber für die gewerbliche Verwertbarkeit, also für die Möglichkeit, die Erfindung nutzbringend auszubeuten. Diese Grundsätze seien auch auf Verträge anzuwenden, denen eine Patentanmeldung zugrunde liege. Die Erfindung müsse brauchbar sein, d.h. der nach der Vereinbarung erstrebte technische Verwendungszweck müsse erreicht werden können; dagegen hafte der Lizenzgeber ohne besondere Vereinbarung nicht für fehlende Fabrikationsreife. Diese Rechtsprechung hat der BGH noch einmal ausdrücklich bestätigt und den Grundsatz betont, dass der Lizenzgeber auch ohne ausdrückliche Zusicherung für die Brauchbarkeit des Verfahrens zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck einzustehen hat.21
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Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass nur die Entscheidung des Reichsgerichtes vom 15.2.193622 zu dieser kontinuierlichen Rechtsprechung im Widerspruch steht. In dieser Entscheidung wurde der Anspruch auf Rückzahlung von Lizenzgebühren abgelehnt, obwohl die Erfindung unbrauchbar und unausführbar war. Das Reichsgericht begründete dies damit, dass auch ein Patent, das eine unbrauchbare und unausführbare Erfindung schütze, dem Lizenznehmer Vorteile bringen könne.
dd) Ergebnis
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Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Lizenzgeber sowohl nach der in der Literatur herrschenden Meinung23 als auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs, wenn sich nicht aus dem Vertrag oder den Umständen des Einzelfalls etwas anderes ergibt, für die technische Ausführbarkeit und für die Brauchbarkeit der Erfindung haftet. Dies ließ sich aus §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 537 Abs. 1 BGB a.F. ableiten, wonach der Lizenzgeber bei Anwendung der pachtrechtlichen Grundsätze dafür einzustehen hat, dass der Lizenzgegenstand nicht mit Fehlern behaftet ist, die seine Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauch aufheben oder mindern. Entscheidend war dabei vor allen Dingen, wie der BGH betonte,24 welcher Zweck vertraglich vorausgesetzt wurde.
Bei Anwendung der pachtrechtlichen Grundsätze können auch die Fälle gelöst werden, in denen die technische Ausführbarkeit und die Brauchbarkeit nicht gegeben sind, der Lizenznehmer aber aufgrund eines bestehenden Schutzrechtes Vorteile aus der Lizenz ziehen kann. Dabei ist wieder ausschlaggebend, ob der vertragsgemäße Gebrauch beeinträchtigt wird oder nicht.25 Die Abgrenzung zwischen technischer Ausführbarkeit und Brauchbarkeit ist dabei – wie der BGH ausführte26 – praktisch unerheblich.
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Von großer Wichtigkeit ist dagegen die Feststellung, was noch unter technische Ausführbarkeit fällt und was nicht mehr. Die fabrikmäßige Ausführbarkeit ist nicht mehr hierunter zu rechnen.27 Für die fabrikmäßige Ausführbarkeit wird der Lizenzgeber in der Regel weder eine Haftung übernehmen können noch wollen. Betrachtet man den Regelfall, so entwickelt der Lizenzgeber die Erfindung. Hat er sie vollendet, so wird er sie u.U. in Versuchen erproben. Die Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt gehören gewöhnlich in den Bereich der Tätigkeit des Erfinders. Sie fallen in seine Sphäre, und er muss dafür einstehen, wenn nichts anderes vereinbart ist. Selbst wenn die Durchführung von Versuchen, die Herstellung von Modellen und dgl., wodurch die technische Ausführbarkeit geprüft werden kann, nicht möglich ist, scheint es gerechtfertigt, dass der Erfinder, wenn er keinen Vorbehalt gemacht hat, dafür einzustehen hat, dass der von ihm angegebene Erfolg in der von ihm angegebenen Weise erreicht werden kann. Wenn der Lizenzgeber die Erfindung gegen Entgelt einem anderen anbietet, ohne dass er sie vorher erproben konnte, so muss von ihm erwartet werden, dass er die Erfindung theoretisch besonders sorgfältig durchgearbeitet hat und dass er dafür einsteht, wenn ihm Fehler unterlaufen sind. Ist der Lizenzgeber nicht der Erfinder, sondern hat er das Patent lediglich erworben, so hat er in gleicher Weise wie der Erfinder, der eine Lizenz erteilt, einzustehen, denn er hat insoweit das Risiko übernommen. Eventuell kann er seinerseits Ansprüche gegen seinen Rechtsvorgänger geltend machen.
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Technische Ausführbarkeit ist nur gegeben, wenn die Herstellung nicht mit unzumutbaren Aufwendungen verbunden ist. Was zumutbar ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, z.B. von der Erfindungshöhe oder dem zu erzielenden Erfolg. Dabei sind dem Lizenznehmer allerdings zur Herstellung der technischen Brauchbarkeit erfinderische Bemühungen regelmäßig nicht zuzumuten. Er muss aber ggf. dem Lizenzgeber die Möglichkeit geben, seinerseits durch zusätzliche Vorschläge die bislang fehlende Brauchbarkeit herbeizuführen.28
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Im Regelfall ist es dagegen Aufgabe des Lizenznehmers, die fabrikmäßige Ausführbarkeit sowie die kaufmännische Verwertbarkeit einer Erfindung zu beurteilen. Er weiß, welche Einrichtungen und Mittel er zur Produktion zur Verfügung hat; das Risiko, dass hierbei Schwierigkeiten auftreten, fällt in seine Sphäre. Der Lizenznehmer muss damit rechnen, dass bei einer Erfindung, die noch nicht im Großen erprobt ist, bis zur Produktionsreife noch sog. Kinderkrankheiten zu überwinden sind. Die hierzu erforderlichen Arbeiten können normalerweise nur bei ihm, der die hierfür notwendigen Produktionsanlagen und dgl. zur Verfügung hat, durchgeführt werden.
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Abweichungen von den hier aufgezeigten Fällen sind zahlreich, da von zentraler Bedeutung die Frage ist, welche Anforderungen an den Lizenzgegenstand nach dessen vertraglich vorausgesetztem Verwendungszweck billigerweise zu stellen sind.29 So ist es nicht selten, dass die Erfindung, für welche die Lizenz erteilt wurde, schon in der Produktion erprobt ist. Gehen die Vertragspartner hiervon aus, so hat der Lizenzgeber auch für die Produktionsreife einzustehen, wenn beide Vertragspartner die fabrikmäßige Ausführbarkeit zugrunde gelegt haben. Trifft dies zu, was von den Umständen des Einzelfalls abhängt, so ist der Lizenzgegenstand nur dann zum vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet, wenn auch die fabrikmäßige Ausführbarkeit gegeben ist. Liegt sie nicht vor, so haftet der Lizenzgeber.30
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Nur der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass u.U. beim Fehlen der technischen Ausführbarkeit und Brauchbarkeit eine ursprüngliche Unmöglichkeit vorliegen kann, nämlich dann, wenn die Erfindung absolut ungeeignet ist und das erstrebte Ziel nach dem Stand der Technik nicht erreicht werden kann. Die Abgrenzung zwischen Mangel und ursprünglicher Unmöglichkeit kann im Einzelfall sehr schwierig sein.
ee) Zugesicherte Eigenschaften
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In Anbetracht der Unsicherheit, die hinsichtlich der Haftung des Lizenzgebers besteht, verlangt der Lizenznehmer häufig ausdrückliche Zusicherungen. Als Zusicherung gilt nicht jede bei Gelegenheit von Kaufverhandlungen über den Kaufgegenstand abgegebene Erklärung; „sie muss vielmehr vom Lizenznehmer als vertragsmäßige verlangt, vom Lizenzgeber in vertragsmäßig bindender Weise abgegeben werden“.31 Hierfür kommt es entscheidend darauf an, wie der Lizenznehmer die Äußerungen des Lizenzgebers